Al emitir la sentencia No. T-234/06, el Tribunal de Primera Instancia dela Comunidad Europea afrontó el complejo tema de la validez de una marca comunitaria, particularmente con referencia a su carácter descriptivo.
Este caso levanta múltiples cuestiones jurídicas que testimonian una vez más, cuando resulta necesario, cómo los casos relativos a la violación de los derechos a la propiedad intelectual son caracterizados por lógicas, razonamientos jurídicos y argumentaciones propias y específicas de este sector.
El asunto en cuestión es el siguiente: la resolución de registro de la marca comunitaria “Cannabis”, obtenida por el señor G. Torresan el 16 de abril de 2003, fue impugnada en la vía administrativa por parte de la empresa alemana Klosterbraurerei Weissinhoe GmbH, quien solicitó la nulidad de la marca para los productos de las clases internacionales 32 (cervezas) y 33 (bebidas alcohólicas excepto cervezas, como vinos, licores, aguardientes, espumosos y champán) por el presunto carácter descriptivo de la marca misma.La Divisiónde Anulación yla Comisión Segundade Recursos dela Oficinade Armonización del Mercado Interior (OAMI) -Marcas, Dibujos y Modelos- dela Unión Europea, acogieron la acción promovida por la empresa alemana, declarando nulo dicho registro de marca, los días 9 de marzo de 2005 y 29 de junio de 2006, respectivamente. El señor G. Torresan entabló entonces un recurso contra dichas decisiones ante el Tribunal de Primera Instancia dela Comunidad Europea.
El argumento casi único sobre el cual se fundamentó la decisión de nulidad del registro de la marca Cannabis fue su presunto carácter descriptivo, que recae en la prohibición estipulada por el artículo 7(1)(c) del Reglamento CE No. 40/94. Tal término en efecto describía alguno de los ingredientes de ciertas bebidas, entre las que se encuentra la cerveza.
Antes de profundizar más sobre los aspectos principales de la controversia en cuestión, resulta oportuno analizar el concepto de “carácter descriptivo de la marca”, examinando los casos en los que una marca puede ser definida como “descriptiva” y por tanto ser considerada nula.
La sentencia contiene un claro análisis del concepto de “carácter descriptivo de la marca”; define la noción de tal concepto y da cuenta de su aplicación práctica.
El artículo 7(1)(c) del Reglamento CE No 40/94 prohíbe, en efecto, el registro de marcas que puedan servir en el comercio para “designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o bien la época de fabricación del producto o de prestación del servicio u otras características del producto o del servicio”. Según lo afirmado por una vasta jurisprudencia, una característica peculiar del sector de las marcas está en el hecho de que la valoración del carácter descriptivo, o menos descriptivo, no debe ser hecha desde el punto de vista del órgano de control ni de la autoridad judicial ni de acuerdo con sus conocimientos, sino de acuerdo con el criterio del consumidor medio del sector de referencia. En otras palabras, se debe considerar la presunta percepción y los conocimientos del público interesado con respecto a los productos o servicios para los que la marca es utilizada.
En el caso en cuestión, ante todo, se habría tenido que determinar quién pudiera ser considerado como “consumidor medio” de los productos incluidos en el registro de marca (es decir, de cervezas, vinos, aguardientes, licores, espumosos y champán) y, por lo tanto, averiguar si para dicho consumidor hipotético la marca pudiera ser considerada como una denominación descriptiva, por la presencia de un nexo idóneo suficientemente concreto y directo para hacer percibir tal denominación como una descripción de alguna o varias características del producto de manera inmediata y sin grandes esfuerzos de imaginación ni búsquedas enciclopédicas.
Se cree que, en este caso específico, el Tribunal desafortunadamente sólo se enfocó parcialmente en estos dos niveles de análisis y por ende emitió una decisión controversial. En la sentencia se indica de manera precisa que, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, el consumidor medio del producto en cuestión no es quien habitualmente hace uso de drogas y/o estupefacientes (como podría hacer pensar el elemento denominativo de la marca Cannabis), sino más bien una persona que aprecia las cervezas y otras bebidas alcohólicas, o bien quien normalmente hace uso de éstas y por tanto es una persona razonablemente informada. Por otro lado, el juez no efectuó un análisis lo suficientemente minucioso sobre los conocimientos reales de dicho consumidor medio de bebidas alcohólicas.
El tribunal, después de haber indicado que existen tres posibles significados del término cannabis (el de una planta textil,
el de una sustancia estupefaciente prohibida en numerosos países, y el de una sustancia cuyo empleo terapéutico actualmente es objeto de estudios científicos) se detiene sobre el hecho de que la canapa (o específicamente el “cannabis”) es un ingrediente utilizado en numerosas preparaciones comestibles, como la pasta, los productos de panadería y repostería, té, bebidas alcohólicas (incluyendo la cerveza) y no alcohólicas, etc. Con base en tal razonamiento, el tribunal acoge por ende las argumentaciones de la empresa alemana que sustentó la invalidez de la marca Cannabis, en cuanto al carácter descriptivo -en el caso específico- de un ingrediente de los productos vendidos con la misma marca.
En realidad, el tribunal, aun habiendo identificado correctamente al consumidor medio del sector en cuestión, ha omitido formular una pregunta fundamental: ¿El bebedor de cerveza y de otras bebidas alcohólicas, típico del mercado europeo, quien frecuenta fiestas, bares y cervecerías, y tiene una edad media variable entre los 18 y los 70 años, realmente conoce el hecho de que la canapa (o el cannabis) es uno de los ingredientes de la cerveza? Y si además se suma el hecho de que una jurisprudencia constante estipula que este conocimiento debe ser automático e inmediato, es decir sin necesidad de efectuar búsquedas ni investigaciones, la respuesta no puede ser más que negativa.
La consecuencia jurídica es simple: si el consumidor medio del sector no sabe que el término Cannabis describe a uno de los ingredientes de la cerveza, entonces la marca misma no puede ser considerada como descriptiva. El hecho de que esta información esté en posesión de la autoridad judicial, o de los examinadores dela OAMI, o de los expertos nutricionistas mundiales, no afecta la validez de la marca misma, ya que ninguno de estos sujetos representa el punto de referencia sobre el que debe medirse la validez de una marca.
En cambio, el único elemento potencial de carácter descriptivo podría ser el hecho de que un consumidor medio de estos productos pudiera ser atraído por una marca similar, con la esperanza de poder obtener a partir de las bebidas en cuestión las mismas sensaciones alucinógenas que las que conseguiría al utilizar el cannabis. Este argumento, que en la sentencia sólo se menciona de manera breve y superficial, es en realidad mucho más fuerte y plausible respecto del supuesto conocimiento de los ingredientes de las bebidas alcohólicas por parte del consumidor medio. En otras palabras, la marca podría ser juzgada como descriptiva y por tanto declarada nula si se pudiera probar que el consumidor medio compra las bebidas en cuestión esperando obtener un efecto alucinógeno de las mismas. En tal caso, la marca violaría el artículo 7(1)(c) del Reglamento CE No 40/94, que prohíbe el registro de marcas que puedan servir en el comercio para “designar… el destino…” de los productos o de los servicios incluidos por la misma marca.
Sin embargo, aun en este caso el argumento del carácter descriptivo podría también ser fácilmente rechazado demostrando que en realidad la cerveza “Cannabis” no tiene efectos equivalentes a aquellos de una droga o de un estupefaciente y, consecuentemente, la marca homónima podría ser anulada no a causa de su carácter descriptivo, sino por su gran sentido engañoso hacia el público quien, al consumir la cerveza en cuestión con el fin de obtener efectos alucinógenos, se encontraría con gran desilusión… sin haber alucinado.
En tal caso, el registro de la marca podría ser rechazado y cancelado por violación del artículo 7(1)(g) del Reglamento CE No 40/94, que prohíbe precisamente el registro de marcas “que son de características tales que engañan al público, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio”.
Efectivamente, en este caso particular, resulta obvio que la cerveza Cannabis no contiene alguna sustancia ilegal o en cantidades ilegales. A este respecto, sería útil recordar que la normativa comunitaria regula de modo preciso y severo el uso del tetrahidrocannabinol (THC), principio activo del cannabis, imponiendo que éste no exceda el umbral del 0.2%.
La parte recurrente notó que en realidad la marca Cannabis fue utilizada meramente, como en el caso de las célebres marcas Opium y Coca-Cola, como término evocador apto para atraer la atención del consumidor, suscitando una idea de placer y relajamiento. Tal argumento, si se hubiese desarrollado y comprobado de manera adecuada, habría conducido a obtener un resultado del caso muy diferente. Si, en efecto, se hubiera probado que el consumidor medio de cervezas y bebidas alcohólicas no compra la cerveza Cannabis esperando drogarse ni alucinarse, ni conociendo el hecho de que el cannabis es uno de los ingredientes de la cerveza, el juez no habría podido cancelar el registro en cuestión ni por violación del párrafo (c), del artículo 7(1) del Reglamento CE No 40/94 que prohíbe el registro de marcas descriptivas, ni por violación del párrafo (g) del mismo artículo, que prohíbe el registro de marcas engañosas.
Resulta sorprendente que la empresa alemana, interesada en la nulidad de la marca, no haya hecho referencia a ningún otro argumento jurídico previsto por el mismo artículo 7 del Reglamento CE 40/94, como el párrafo (1)(f), que sanciona la violación a la prohibición de marcas que sean contrarias al orden público, a las buenas costumbres o a la moral. Tratándose de una marca comunitaria, habría sido suficiente probar que el término cannabis debería ser considerado contrario al orden público o a la moral, inclusive en uno solo de los 27 países miembros dela Unión Europea, porque la marca misma sería anulada. Un simple razonamiento lógico le habría provisto al juez un argumento muy fuerte, e incluso determinante, para probar la nulidad de la marca Cannabis, ya que ésta es un sinónimo de droga para el consumidor medio de algunos países dela Unión Europea.Las drogas son ilegales en algunos países de la unión, ya que éstas son adversas al orden público y a la moral. Por ende, la marca Cannabis es adversa al orden público o a la moral de algunos países dela Unión Europeay por tanto nula, según lo dispuesto en el artículo 7(1)(f) del Reglamento CE 40/94.
Sobre este punto, resulta oportuno recordar dos factores clave para comprender correctamente la razón jurídica de la adversidad al orden público y a la moral. Ante todo, con tal norma, el legislador debe asegurar que los estándares éticos y morales de cada país del mundo, y, en este caso, de los países miembros de la unión, sean salvaguardados y completamente respetados, sin esfuerzos impuestos por el exterior. Sólo las autoridades de un determinado país pueden determinar cuáles signos pueden ser o no ser utilizados como marcas dentro de sus confines, en razón de su posible contraposición con los cánones morales internos. Asimismo, la norma se refiere única y exclusivamente al registro y al uso de signos distintivos como las marcas y no le compete la comercialización ni la venta de los productos incluidos por dichas marcas.
De ahí se deriva que ningún país podrá utilizar el argumento jurídico de la adversidad al orden público y/o a la moral para impedir o cancelar el registro de marcas. Por ejemplo, Claudio (nombre ficticio) por bombas atómicas o drogas duras, mientras que sí se podrá invocar esta norma para anular marcas tales como Bin Laden, Bazuca, Mariguana para designar artículos de ropa, por ejemplo. En otras palabras, la adversidad al orden público y a la moral no tiene que residir en la ilicitud de los productos vendidos con las marcas en cuestión, sino en las marcas mismas.
Por: Giulio Cesare Zanetti
Fuente Mi Patente
